Rechtzeitig vor dem Black Friday 2023 hat der Bundesgerichtshof am 14.10.2023 bekräftigt, dass die deutsche Marke „Black Friday“ zu löschen ist. Abmahnungen aus dieser Marke sind daher nicht mehr zu erwarten.

Der „Black Friday“ erfreut sich mittlerweile auch in Deutschland großer Beliebtheit. Insbesondere Online-Händler nutzen diesen Tag, um ihre Waren an kaufkräftige Interessenten zu bringen. Seit 2013 war der Begriff als Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt für über 900 Waren und Dienstleistungen geschützt. Mit der Marke wurden zahlreiche Unternehmen abgemahnt, denen aufgrund der Benutzung der Bezeichnung „Black Friday“ ein Verstoß gegen die Markenrechte vorgeworfen wurde. Anschließend wurde den Abgemahnten angeboten, eine Lizenz für die Benutzung zu erwerben. Es heißt, dass zahlreiche, teils sehr namhafte Händler auf dieses Angebot eingegangen seien.

Gegen diese Abmahnpraxis setzten sich mehrere Händler zur Wehr. Dabei erfolgten zwei Angriffe auf die Marke. Zunächst wurde geltend gemacht, der Begriff als solcher könne nicht als Marke verwendet werden, weil er lediglich eine stets Ende November stattfindende Rabattaktion bezeichne und somit beschreibend sei. Dies hatte der BGH im Jahr 2021 nur teilweise bestätigt (Beschluss vom 27.05.2021 – Az. I ZB 21/20), nämlich für Handels- und Werbedienstleistungen im Warensektor Elektro- und Elektronikwaren. Im Übrigen sah er die Löschung der Marke nicht als notwendig an, insbesondere nicht in Bezug auf die zahlreichen Waren sowie Handels- und Werbedienstleistungen für andere Waren als Elektro- oder Elektronikwaren.

Mit einem weiteren Angriff wurde die Marke nun aber vollständig gelöscht. Geltend gemacht wurde nun der Einwand, die Marke werde nicht rechtserhaltend für die vom Schutz umfassten Waren und Dienstleistungen benutzt. Das Landgericht Berlin (Kammergericht) hatte die Löschung schon im Jahr 2019 bestätigt. Gegen dieses Urteil setzte sich die Markeninhaberin zur Wehr und klagte bis zum Bundesgerichtshof, der eine Nichtzulassungsbeschwerde nun aber abwies (Beschluss vom 14.10.2022 – Az. I ZB 184/22).

Handlungsbedarf für Markeninhaber

Das MarkenG setzt voraus, dass eine Marke fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist im Eintragungsverfahren rechtserhaltend benutzt wird. Andernfalls kann sie auf Antrag gelöscht werden. Der Inhaber der Marke trägt die Sorge dafür, dass er die rechtserhaltende Benutzung nachweisen kann. Unternehmen sind gut beraten, sich frühzeitig um die Dokumentation der Benutzung zu kümmern, um die Erfordernisse des Benutzungsnachweises jederzeit zu erfüllen. Neben der Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung kann auch die Geltendmachung von Rechten aus der Marke (z.B. Unterlassungsansprüche) vom Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung abhängen.

Werbung mit „Black Friday“

Werbende sollten trotz der Löschung der Marke „Black Friday“ folgendes beachten: Im Jahr 2020 wurde eine neue deutsche Marke „Black Friday“ beim DPMA angemeldet. Eine Entscheidung über die Eintragung der Marke steht noch aus. Das DPMA wird dabei die bereits ergangene Entscheidung des BGH zur Schutzfähigkeit der Bezeichnung in bestimmten Bereichen berücksichtigen müssen. Die erneute Registrierung der Bezeichnung ist also denkbar, könnte aber aus anderen Gründen scheitern. Als Marke eingetragen sind zudem einige Begriffe, die den Bestandteil „Black Friday“ ergänzen, z.B. „Summer Black Friday“. Diese älteren Rechte müssen berücksichtigt werden, sofern Werbeaktionen mit „Black Friday“ geplant werden.